AREsp 2620186 - DECISAO

DECISÃO Trata-se de agravo interposto por MARIA CRISTIANE BARTASSO contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO assim ementado: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS DEVE ANTECEDER O DESPACHO SANEADOR. DIREITO DE ANTERIORIDADE. SISTEMA ATRIBUTIVO. EFEITOS DA CONCESSÃO DO REGISTRO RETROAGEM À DATA DO DEPÓSITO. - A ação tramita em conexão com o processo de nº 5072650-24.2019.4.02.5101, que também trata do confronto entre os registros nº 902.849.573 e 906.383.480, da ora Apelante, e os registros nº830.562.338 e 840.573.049, da Apelada. Os quatro registros contêm ou são integralmente formados pela palavra ALOHA e estão cadastrados no ramo de cosméticos. - Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 31ª Vara Federal em ação proposta por J H DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE COMESTICOS, ora Apelada, em face de MARIA CRISTIANE BARTASSON, ora Apelante, e do INPI-INSTITUTO NACIONAL DAPROPRIEDADE INDUSTRIAL pugnando (i) pela declaração de nulidade dos registros nº 902.849.573 e906.383.480, relativos à marca ALOHA da ora Apelante, (ii) pelo deferimento do pedido de registro 840.573.049 da ora Apelada para a marca ALOHA COSMÉTICOS e (iii) pela condenação da Apelante em se abster do uso da marca ALOHA. - O Código de Processo Civil disciplina que o pedido de especificação de provas seja apresentado na petição inicial e na contestação. O despacho saneador deve decidir as provas a serem produzidas, e não abrir oportunidade de especificação de provas. Cerceamento de defesa não configurado. - O ordenamento jurídico brasileiro garante já ao depositante direitos sobre o uso da marca (art. 130, I II e III, da LPI) - efeito prospectivo do pedido -, e os efeitos da concessão do registro retroagem à data do depósito do pedido. Precedente jurisprudencial. - É a data do depósito do pedido de registro de marca que define o direito de anterioridade. Tendo sido o pedido da J H DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE COMESTICOS depositado em data anterior ao pedido de MARIA CRISTIANE BARTASSON, aquele possui direito sobre o uso da marca, ainda que o registro definitivo tenha sido concedido em data posterior. - Apelação desprovida. (e-STJ fl. 448) No recurso especial, a recorrente alega violação do art. 124, XIX, e 129 da Lei 9279/96, ao concluir que o registra da recorrida teria sido anterior ao da recorrente. Com as contrarrazões (e-STJ fls. 497/503), o recurso especial não foi admitido na origem, dando ensejo à interposição do presente agravo. É o relatório. DECIDO. Ultrapassados os requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame do recurso especial. A insurgência não merece prosperar. Na origem, a ação foi proposta por J H DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE COMESTICOS - MICROEMPRESA, ora recorrida, em face de MARIA CRISTIANE BARTASSON, ora recorrente, e do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL pugnando pela declaração de nulidade dos registros nº 902.849.573 e 906.383.480, relativos à marca "Aloha" da ora recorrente, pelo deferimento do pedido de registro 840.573.049 da ora recorrida para a marca "Aloha Cosméticos" e pela condenação da recorrente em se abster do uso da marca "Aloha". A sentença julgou procedente os pedidos, e o tribunal local negou provimento à apelação. No que tange ao cerne da controvérsia recursal, referente à alegada anterioridade do registro da marca por parte da recorrente, o que lhe garantiria direito de exclusividade no seu uso, assim decidiu o aresto combatido: "Anterioridade do depósito do pedido de registro de marca Conforme relatado, os quatro registros em confronto contêm ou são integralmente formados pela palavra ALOHA e estão cadastrados no ramo de cosméticos. Sendo evidente o risco de confusão e a consequente impossibilidade de convivência entre as marcas, o que é reconhecido por ambas as partes, a lide cinge-se à anterioridade dos registros. Quanto a isto, a resolução da questão não apresenta muitas dificuldades: é evidente que a Apelada possui o direito de anterioridade sobre a marca. O pedido de registro nº 830.562.338, da Apelada, foi depositado em 08/03/2010, enquanto a Apelante depositou o pedido nº 902.849.573 apenas cinco meses depois, em 10/08/2010. A Apelante não alega que utilizava a marca antes da Apelada, o que lhe garantiria o direito de precedência (art. 129, §1º, da LPI). Sua pretensão sustenta-se exclusivamente na data de concessão dos registros: enquanto o registro da Apelada foi concedido pelo INPI apenas em 08/11/2016, o da Apelante foi concedido em 07/05/2013. Os pedidos 906.383.480 e 840.573.049, da Apelante e da Apelada respectivamente, foram depositados em datas posteriores aos acima mencionados, pelo que não possuem relevância para a análise da anterioridade. Conquanto seja certo que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido (art.129 da LPI), sendo este o único suporte para a pretensão da Apelante, também é certo que o ordenamento brasileiro garante já ao depositante direitos sobre o uso da marca (art. 130, II e III, da LPI) - efeito prospectivo do pedido - e, mais relevante ao presente caso, garante a retroação dos efeitos da concessão do registro à data do depósito do pedido. (..) Assim, não havendo sequer alegação de utilização da marca em momento anterior ao pedido de registro, e estando demonstrado que a primeira depositante do registro foi a Apelada, não há como acolher a pretensão da Apelante de manutenção de seus registros e nulidade dos registros da parte contrária. Em oposição ao que alega a Apelante, a hipótese do art. 124, XIX, da LPI opera em favor da Apelada, pois demonstrado que é ela a titular do primeiro pedido de registro da marca. Note-se que, tanto na ação conexa, quanto na presente (Evento 15), o INPI posicionou-se pela anulação dos registros da Apelante e manutenção dos registros da Apelada. Destarte, comprovado que a Apelada foi a primeira a depositar o pedido de registro da marca, correta a decisão que reconheceu seu direito ao uso das marcas registradas sob nº 830.562.338 e 840.573.049, bem como que reconheceu a nulidade dos registros nº 902.849.573 e 906.383.480, tendo em vista a anterioridade dos primeiros e o risco de confusão a ser gerado no mercado em razão de as empresas conflitantes operarem no mesmo ramo comercial. Por conseguinte, a pretensão da Apelante não deve ser acolhida." (e-STJ fls. 451/452 - grifou-se) Tal entendimento encontra-se alinhado à jurisprudência desta Corte Superior. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO SOBRE MARCA. SISTEMA ATRIBUTIVO DE DIREITO. EXCEÇÃO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro válido expedido pelo INPI, que confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96)" (REsp n. 2.040.756/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). 2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.849.132/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA E INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 284 DO STF. REGISTRO DE MARCA E CESSÃO DE USO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. EXCLUSIVIDADE DA MARCA EM OUTROS SEGMENTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Diante da expressa manifestação do acórdão recorrido acerca do fato novo apontado, frisando, entretanto, a eficácia prospectiva do registro marcário, os argumentos aduzidos são insuficientes para demonstrar, ainda que em tese, a violação dos dispositivos legais indicados como violados. A deficiência da fundamentação do recurso especial implica a incidência da Súmula 284 do STF. 2. A conclusão do acórdão recorrido está em manifesta harmonia com o entendimento desta Corte Superior acerca da adoção do sistema atributivo para fins de aquisição de direitos decorrentes da titularidade de marca. 3. Modificar o entendimento quanto à validade de contrato de cessão de uso de marca anterior ao próprio registro marcário demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e provas, atividades que, em regra, não se amoldam à via do recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 821.878/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 29/3/2023) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. MARCA. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE. INPI. REGISTRO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à necessidade de realização de prova testemunhal demandaria o reexame fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro válido expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que assegura ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/1996. Precedente. 4. No caso concreto, o conhecimento do recurso especial, no que se refere ao direito de precedência da marca "Mar del Rosa", objeto de litígio, para fins de registro no INPI, demanda nova incursão fático-probatória nos autos, procedimento inviável, tendo em vista o disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.231.615/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021) Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento recurso especial. Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para 15% em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. EMENTA