AREsp 2604327 - DECISAO

DECISÃO Trata-se de agravo interposto por NALF ARTES EM CONFECCOES LTDA. contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado: Ação de preceito cominatório cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais - Preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação afastada - Aproveitamento parasitário, confusão nos consumidores e concorrência desleal - Inexistência - Expressão "Canal" de uso comum, a afastar qualquer infração marcária - Sentença mantida - Honorários recursais fixados - Recurso desprovido. (e-STJ fl. 192) No recurso especial, a recorrente alega violação do art. 129 da Lei 9.279/96, ao argumento de que o aresto não teria garantido a exclusividade de uso da marca de sua propriedade. Diz que a negativa de vigência ao referido dispositivo legal está configurada de maneira vincada uma vez que inobstante a titularidade sobre a marca "Canal", para o segmento de vestuário, à ré/recorrida foi permitida a exploração de idêntico sinal distintivo, para a mesma exata atividade. Desse modo, estaria comprovada a concessão de registro para a marca nominativa "Canal" visando preservar o ramo de vestuário, e estando a parte demandada no uso da marca "Kanal da Moda", teria ferido o direito da recorrente. Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo. É o relatório. DECIDO. Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do recurso especial. A insurgência não merece prosperar. O TJSP, soberano na análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela caracterização da marca da recorrente como fraca ou evocativa, composta por elementos de uso comum, o que afasta a sua exclusividade de uso por seu proprietário. Confira-se: O inconformismo não procede. O aproveitamento parasitário é caracterizado pela finalidade de tirar proveito de criação ou obra artística ou intelectual de terceiro, cujo renome foi adquirido legitimamente, ainda que sem intenção de causar dano. Aqui, em que pesem os argumentos da apelante, não restou comprovado o aproveitamento parasitário decorrente de indevida associação entre suas marcas "Canal", "Canal 27" e "Canal Concept", registradas e depositadas perante o INPI (fls. 25/34) e a marca "Kanal da Moda" apelada. Conforme expresso na r. sentença, "a utilização da palavra Canal ou Kanal não pode ser tida como exclusiva da autora não é esse o alcance dos registros obtidos no INPI. Não era uma marca de alto renome (art. 125 da Lei de Propriedade Industrial)" (fls. 113). Além disso, o vocábulo "Canal" constitui expressão de uso comum, tratando-se de marca denominada pela doutrina como "fraca" ou evocativa, que permite o uso por terceiros de boa-fé. A utilização de nomes genéricos já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é o de que "Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé" (STJ, REsp nº 1.315.621, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 04/06/2013) e de que "Marcas fracas ou evocativas que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro. Precedentes do STJ." (AgRg no REsp 1236353/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 03/12/2015). E como bem observado por Lélio Denícoli Schmidt, "à medida em que a distintividade diminui, o âmbito de proteção da marca se reduz e ela passa a ter de conviver com outras semelhantes, já que a reprodução ou imitação dos elementos de domínio comum não podem ser vedadas" ("A distintividade das marcas: Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância", Ed. Saraiva, 2013, pág. 110). (..) Nesse contexto, inexiste aproveitamento parasitário, contrafação da marca ou concorrência desleal praticados pela apelada. Assim, objetivamente considerada a controvérsia, não houve demonstração do desacerto da r. sentença recorrida que, tendo sido proferida em consonância com os elementos carreados ao processado, é mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. (e-STJ fls. 194/196) Rever tais conclusões se mostra inviável no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. MARCA EVOCATIVA. EXCLUSIVIDADE MITIGADA. SUFICIÊNCIA DISTINTIVA. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Estando devidamente fundamentado o aresto de origem, não há falar em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 3. As marcas evocativas, sugestivas de determinada qualidade ou finalidade do produto ou serviço, têm a regra de exclusividade mitigada. 4. Rever as conclusões do tribunal de origem quanto à suficiência distintiva entre a marca da autora (FRESH) e da ré (ACTIVE FRESH) e à impossibilidade de confusão das marcas ensejaria o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado a esta Corte, haja vista o disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 1.180.957/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/2/2019, DJe de 1/3/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. 1. Os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa. 2. Não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15, quando o Tribunal a quo examina detidamente as alegações das partes, solucionando a controvérsia tal como lhe foi apresentada, não se evidenciando omissão, contradição ou obscuridade, tampouco ausência de fundamentação. 3. Incide a Súmula 282/STF quando a tese suscitada pela parte não foi objeto de debate pelo acórdão recorrido, tampouco foi suscitada nos aclaratórios opostos na origem. 4. É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes. Precedentes. 4.1. Alterar as conclusões da instância ordinária, para reconhecer que a empresa agravante é titular do direito exclusivo de uso da expressão "BOI BOM" e, que este termo não é de uso comum, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.555.326/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/2/2020, DJe de 14/2/2020) Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Majoro os honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00 , nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. EMENTA