REsp 1265680 - ACORDAO

EMENTA MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COLIDÊNCIA DE MARCAS E NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAFAÇÃO. SIGNO IMPUGNADO QUE CONSTITUI PATRONÍMICO DO REPRESENTANTE LEGAL DA RÉ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS LAYOUTS E PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS PARTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DO EXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de contrafação com base nas seguintes circunstâncias: a) o signo impugnado consiste em patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983; b) os layouts não se assemelham e as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado aos públicos masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados ao público feminino restrito de uma única loja no mercado local), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores. 3. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão entre os consumidores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. O fato novo e superveniente, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Quarta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi (Presidente) e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator.

RELATÓRIO O SENHOR MINISTRO RAUL ARAÚJO: Trata-se de agravo interno interposto por INBRANDS S/A (atual denominação de RF PARTICIPAÇÕES LTDA) contra decisão que negou provimento ao recurso especial, com base nos seguintes fundamentos: a) incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ; b) falta de demonstração da divergência jurisprudencial. A agravante alega ter a decisão agravada deixado de apreciar fato novo - e absolutamente relevante - oportunamente apresentado pela agravante, relativo à declaração de nulidade pelo INPI dos registros da marca "RICHA"S", de titularidade da agravada, negando vigência ao art. 493 do CPC. No mais, a agravante afirma ter a decisão agravada violado o: "art. 8º da CUP, segundo o qual o simples fato de alguém possuir pseudônimo (fazendo parte de nome empresarial ou não) não lhe confere a prerrogativa de utilizá-lo como marca (reproduzindo-o ou imitando-o) no universo mercantil, mormente quando tal utilização conflita com direitos de terceiros; negar vigência ao art. 124, XIX, LPI, diante da evidente possibilidade de confusão entre as marcas ora analisadas (RICHA"S x RICHARDS), não havendo dúvida, ainda, quanto à anterioridade dos registros da agravante e ao seu direito de exclusividade sobre a expressão "RICHARDS", como inclusive se comprova pelo entendimento do INPI a respeito do tema; desconsiderar que não há necessidade de reexame de fatos ou provas - mas tão somente a apreciação de fatos novos e a requalificação jurídica das questões fáticas consideradas pelo Tribunal a quo, não havendo que se cogitar da incidência da Súmula nº 7, STJ, ao presente caso; e negar vigência ao art. 105, III, "c", da Constituição Federal, ao desconsiderar a efetiva demonstração da similitude fática entre o v. acórdão recorrido e paradigma e, consequentemente, a divergência jurisprudencial delimitada" (e-STJ, fls. 457/458). Embora devidamente intimada, a agravada não apresentou impugnação (e-STJ, fls. 486/487). É o relatório. VOTO O SENHOR MINISTRO RAUL ARAÚJO (Relator): Na hipótese, RF PARTICIPAÇÕES LTDA, ora agravante, ajuizou ação em face de RICHA"S IPANEMA RIO COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA objetivando que a ré se abstivesse de utilizar a expressão "RICHA"S" em sua atividade empresarial, assim como a reparação material e moral pela contrafação praticada pela ré, por ser a autora titular da marca RICHARDS, desde 26/12/1984. O pedido foi julgado improcedente pelo Juízo da 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, seguindo-se apelação, a que o eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por maioria, negou provimento. A propósito, colhe-se a seguinte fundamentação do voto condutor: "O conjunto probatório, contudo, demonstra que o signo impugnado se confunde com o patronímico do representante legal da ré, Alberto João Richa Neto, ademais utilizado pela família há mais de 20 anos. Isso porque em 1983 foi constituída sociedade empresária cujo nome era RICHA"S PRESENTES LTDA, conforme fls. 88/91. Em 01/03/1988, o ato constitutivo de outra entidade de cunho familiar foi registrado, tendo como nome comercial MAGAZINE RICHA"S LTDA (fls. 92/93). De sorte que o patronímico da família RICHA encontra-se diluído em várias atividades empresariais que desenvolve, constituindo, em razão disso, sinal distintivo e já consolidado no mercado. Aplica-se ao caso o princípio da maior proteção ao nome comercial, conforme ressai da dicção do art. 8º da Convenção de Paris, de que o Brasil é signatário por força do Decreto 75.572/75, do qual resulta que "o nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou registro, quer faça ou não parte de uma marca de fabrica ou de comércio." Em outras palavras, o nome comercial também constitui propriedade e merece a proteção do direito marcário, a exemplo do que ocorre em relação às marcas difundidas no mercado empresarial. (..) Isso denota que a demandada não teve o intuito de se equiparar através do sinal característico da apelante e com isso se locupletar do mercado por ela explorado, de sorte que é incabível a tese que defende a ocorrência de imitação com objetivo de atrair os seus clientes. Por outro lado, os logotipos e os layout"s utilizados pelas partes são distintos (fls. 74/75), além de desenvolverem atividades comerciais diversas e voltadas para públicos diferenciados. Com efeito, a autora é empresa com grande extensão de lojas no mercado - inclusive no exterior - e explora o ramo de moda e vestuário destinado a consumidor masculino e feminino com grande poder aquisitivo. A ré é sociedade empresária de porte nitidamente menor, porquanto possui apenas uma loja e explora o ramo de bolsas e sapatos destinados apenas ao público feminino, circunstância que é corroborada pela certidão do meirinho de fls. 157. Se são distintas as atividades e os consumidores de cada seguimento empresarial, isso afasta a alegação de concorrência desleal, conforme é a jurisprudência desta Corte: (..) Por isso, não é verdadeira a assertiva de que a aproximação gráfica e fonética entre as marcas teria o condão de causar confusão e dúvidas no consumidor. Até porque, o perfil de habitualidade dos clientes da recorrente revela-lhes a preferência e a impossibilidade de incorrerem em confusão na hora da compra." (e-STJ, fls. 264/267 - grifou-se) O entendimento desta Corte é de que eventual colidência entre nome empresarial e marca não é resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em conta, ainda, os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Nesse sentido: "PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTROS. CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. INSUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO DE ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO NA VIA JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CONFLITO QUE, TODAVIA, RESULTAM NA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1- Ação distribuída em 31/7/2012. Recurso especial interposto em 26/9/2013 e atribuído à Relatora em 21/3/2017. 2- O propósito recursal é definir se os registros da marca FRANZ ALIMENTOS devem ou não ser anulados em virtude do nome empresarial anterior "CHOCOLATES FRANZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME" e em razão do direito de precedência ao registro alegado pela recorrente. 3- Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 535, II, do CPC/73. 4- O capítulo do acórdão recorrido que adota orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 5- Para aferição de eventual colidência entre nome empresarial e marca e incidência da proibição legal contida no art. 124, V, da Lei 9.279/96, não se pode restringir-se à análise do critério de anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da especialidade e da territorialidade. Precedentes. 6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, §1º, da Lei 9.279/1996), que deve, todavia, ser sistematicamente interpretado à luz da proibição legal contida no art. 124, XIX, do mesmo diploma. 7- Hipótese em que os elementos apurados pelos juízos de origem conduzem à inexistência de má-fé, aproveitamento parasitário e deslealdade concorrencial, assim como de risco de confusão ou associação dos consumidores, impondo a manutenção do acórdão recorrido por fundamento diverso. 8- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, não sendo suficiente a mera transcrição da ementa e de trechos sem que haja a indicação precisa da divergência. 9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido." (REsp 1673450/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017) - grifou-se "RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. MARCAS MISTAS. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E ESPECIFICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - CUP. 1. Não se verifica a alegada violação do art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2. Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI em ação ordinária que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade. 3. A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput, e § 1º da Lei n. 9.279/1996. (REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014 e REsp 899.839/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 01/10/2010). 4. O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual colidência entre nome empresarial e marca não é resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (REsp 1359666/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013). 5. No caso concreto, equivoca-se o Tribunal de origem ao afirmar que deve ser dada prioridade ao nome empresarial em detrimento da marca, se o arquivamento na junta comercial ocorreu antes do depósito desta no INPI. Para que a reprodução ou imitação de nome empresarial de terceiro constitua óbice a registro de marca, à luz do princípio da territorialidade, faz-se necessário que a proteção ao nome empresarial não goze de tutela restrita a um Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o território nacional. Porém, é incontroverso da moldura fática que o registro dos atos constitutivos da autora foi feito apenas na Junta Comercial de Blumenau/SC. 6. A Convenção da União de Paris de 1883 - CUP deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, do qual faz parte o Brasil ( ). É verdade que o art. 8º da dita Convenção estabelece que "O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio." Não obstante, o escopo desse dispositivo é assegurar a proteção do nome empresarial de determinada sociedade em país diverso do de sua origem, que seja signatário da CUP, e não em seu país natal, onde deve-se atentar às leis locais. 7. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo "suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia". Sob o enfoque pelo ângulo do direito marcário, a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas é notória, por possuírem identidade fonética e escrita quanto ao elemento nominativo e ambas se destinarem ao segmento mercadológico médico. Assim, é inviável admitir a coexistência de tais marcas. 8. Ainda que não tivesse sido reconhecido o direito de precedência do registro n. 816805776 para a marca mista MULTIMED, ao contrário do que sugere o Tribunal a quo, não seria possível concluir pela nulidade deste. Isso porque tal registro foi concedido em 1994, não sofrendo nenhuma impugnação por parte da autora, seja administrativamente no prazo de seis meses (art. 101 da Lei n. 5.772/1971, correspondente ao atual 169 da Lei n. 9.279/1996), seja judicialmente no prazo de 5 anos, nos termos do art. 174 da Lei n. 9.279/1996. Desse modo, está preclusa a possibilidade de questionar tal registro por meio de processo administrativo de nulidade, bem como por meio de ação de nulidade de registro. Este só poderá ser impugnado por meio de processo administrativo de caducidade e se preenchidos os requisitos legais, nos termos da Lei da Propriedade Industrial. 9. A desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional. (REsp 325158/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284 e REsp 1189022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 02/04/2014). 10. No decorrer de processo administrativo de nulidade já instaurado, afigura-se temerária a conduta do titular de marca registrada que firma contrato de licenciamento com terceiro, tanto mais se não informar este acerca do óbice sofrido pelo registro marcário. Não há nexo de causalidade entre decisão proferida pelo INPI de concessão do registro marcário, posteriormente invalidada por meio de regular processo administrativo, e a desistência de terceiro em prosseguir com o licenciamento desta marca, ao tomar conhecimento de que a sua titular respondia ao referido processo administrativo de nulidade. 11. Recurso especial provido." (REsp 1184867/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 06/06/2014) - grifou-se "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - CARACTERIZAÇÃO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - PRIMEIROS ACLARATÓRIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ARESTO DESLINDADOR DE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - CONFIGURAÇÃO - SOCIEDADES COMERCIAIS - DENOMINAÇÕES SOCIAIS - EXCLUSIVIDADE - LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA - MARCAS - PATRONÍMICO DOS FUNDADORES DE AMBAS AS LITIGANTES - PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - APLICAÇÃO - CONFUSÃO AO CONSUMIDOR AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - REEXAME DE PROVAS - VALIDADE DO REGISTRO DAS MARCAS DA EMBARGANTE - DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Inexistência de óbice ao conhecimento e acolhimento destes segundos declaratórios, haja vista que o aresto impugnado, resolutivo dos primeiros aclaratórios, incorreu em omissão, na medida em que se restringiu à transcrição integral da decisão monocrática, reiterada quando do julgamento do regimental deslindador da via especial, não analisando, de forma específica, as irregularidades (omissão e contradição) então apontadas. 2. Conferência de efeitos modificativos a estes declaratórios, possibilitando-se o conhecimento dos primeiros, hipóteses nas quais, excepcionalmente, passam a apresentar natureza recursal, deixando de constituir mera providência destinada à correção formal e à integração do decisum, para provocar-lhe alterações substanciais. Precedentes. 3. Deficiência de análise da via especial interposta, verificando-se omissão quanto à questão tangente ao conflito das marcas das empresas litigantes, vez que apreciada tão-somente a proteção à denominação da embargada, bem como contradição aos ditames da Súmula 07/STJ, porquanto reconhecida a confusão ao consumidor mediante o reexame do conjunto fático-probatório. 4. A proteção legal da denominação de sociedades empresárias, consistente na proibição de registro de nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos, restringe-se ao território do Estado em que localizada a Junta Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica. 5. Não se há falar em extensão da proteção legal conferida às denominações de sociedades empresárias nacionais a todo o território pátrio, com fulcro na Convenção da União de Paris, porquanto, conforme interpretação sistemática, nos moldes da lei nacional, mesmo a tutela do nome comercial estrangeiro somente ocorre em âmbito nacional mediante registro complementar nas Juntas Comerciais de todos os Estados-membros. 6. A análise da identidade ou semelhança entre duas ou mais denominações integradas por nomes civis (patronímicos) e expressões de fantasia comuns deve considerar a composição total do nome, a fim de averiguar a presença de elementos diferenciais suficientes a torná-lo inconfundível. 7. A proteção de denominação social e nome civil em face do registro posterior de marca idêntica ou semelhante encontra previsão dentre as vedações legais previstas ao registro marcário (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71, aplicável, in casu). 8. Conquanto objetivando tais proibições a proteção de nomes comerciais ou civis, mencionada tutela encontra-se prevista como tópico da legislação marcária, pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes. 9. Especificamente no que tange à utilização de nome civil (patronímico) como marca, verifica-se a absoluta desnecessidade de autorização recíproca entre homônimos, além da inviabilidade de exigência, ante a ausência de previsão legal, de sinais distintivos à marca do homônimo que proceder posteriormente ao registro, também submetendo-se eventual conflito ao princípio da especificidade. 10. Consoante o princípio da especificidade, o INPI agrupa os produtos ou serviços em classes e itens, segundo o critério da afinidade, de modo que a tutela da marca registrada é limitada aos produtos e serviços da mesma classe e do mesmo item. Outrossim, sendo tal princípio corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários de determinados produtos ou serviços, admite-se a extensão da análise quanto à imitação ou à reprodução de marca alheia ao ramo de atividade desenvolvida pelos respectivos titulares. 11. À caracterização de "marca notória" (art. 67, caput, da Lei nº 5.772/71), a gozar de tutela especial impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens, perfaz-se imprescindível a declaração de notoriedade pelo INPI, com a concessão do registro em aludida categoria especial. 12. Diversas as classes de registro e o âmbito das atividades desempenhadas pela embargante (comércio e beneficiamento de café, milho, arroz, cereais, frutas, verduras e legumes, e exportação de café) e pela embargada (arquitetura, engenharia, geofísica, química, petroquímica, prospecção e perfuração de petróleo), e não se cogitando da configuração de marca notória, não se vislumbra impedimento ao uso, pela embargante, da marca Odebrecht como designativa de seus serviços, afastando-se qualquer afronta, seja à denominação social, seja às marcas da embargada. Precedentes. 13. Possibilidade de confusão ao público consumidor dos produtos e serviços das litigantes expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, com base no exame do contexto fático-probatório, do qual são absolutamente soberanas. Inviabilidade de revisão de mencionado entendimento nesta seara especial, nos termos da Súmula 07/STJ. Precedentes. 14. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para, suprindo a omissão aventada, determinar a análise dos vícios apontados nos primeiros Embargos Declaratórios. Acolhimento destes para, sanadas as irregularidades (omissão e contradição) então apontadas, determinar-se o desprovimento do Recurso Especial, afastando a nulidade dos registros das marcas Odebrecht concedidos pelo INPI à embargante e restaurando, portanto, o v. acórdão de origem." (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2005, DJ 27/06/2005, p. 408) - grifou-se No caso em apreço, a ré RICHA"S IPANEMA RIO COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, há anos, adota como marca a expressão "Richa"s", que compõe seu nome empresarial e constitui nome patronímico da família de seu representante legal, o Sr. Alberto João Richa Neto, sócio quotista da empresa requerida, para identificar a si própria, seus produtos e seu estabelecimento comercial. Devido a essa circunstância, as instâncias ordinárias entenderam que a ré goza de proteção, pois, em razão da existência do sobrenome de seu sócio no sinal distintivo, prevalece a utilização do signo "Richa", ainda que haja marca similar ("Richards") já registrada anteriormente em nome da autora. Assim, o uso do signo oriundo do sobrenome "Richa", sendo integrante de sua marca, é direito da ré. Cabe destacar que o regime de proteção às marcas é diverso do regime de concorrência desleal. Enquanto a proteção da marca exige apenas possibilidade de confusão, o combate à concorrência desleal exige efetiva prova da fraude ou da confusão, que devem ter sido reconhecidas pelas instâncias ordinárias. Daí é importante registrar que, ao examinar os fatos, o eg. Tribunal de origem acentuou que: a) o signo impugnado "Richa"s" se confunde com o patronímico do representante legal da ré e vem sendo utilizado pela família, em outras sociedades empresárias, desde 1983, constituindo sinal distintivo e já consolidado no mercado local, o que afasta a alegação de concorrência desleal com o intuito de atrair os clientes da autora; b) os logotipos e os layouts utilizados pelas empresas são distintos; c) as atividades comerciais são diversas e voltadas para públicos diferenciados (a autora explora ramo de moda e vestuário, inclusive no mercado internacional, destinado ao público masculino e feminino com alto poder aquisitivo, enquanto a ré explora o ramo de bolsas e sapatos destinados apenas ao público feminino de uma única localidade), inexistindo possibilidade de confusão ou dúvidas nos respectivos consumidores. A modificação de tal entendimento, sobretudo quanto à intenção da agravada de criar associação errônea entre os sinais distintivos e à possibilidade de confusão e/ou associação entre os sinais "Richards" e "Richa"s", demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. Em relação à admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta eg. Corte de Justiça tem decidido, reiteradamente, que, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, deve haver o cotejo analítico, expondo-se as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, a fim de demonstrar a similitude fática entre os acórdãos impugnado e paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 e 255, § 2º, do RISTJ. Contudo, na hipótese dos autos, não houve essa demonstração. Ademais, da análise dos autos, depreende-se que as circunstâncias fáticas expostas nos acórdãos paradigmas divergem do que consta do aresto vergastado. No caso ora em análise, observa-se que as instâncias ordinárias fundamentaram suas decisões com base na ausência de má-fé e de confusão no consumidor, por serem as atividades comerciais diversas e voltadas para públicos diferenciados, circunstâncias que não estão retratadas no acórdão paradigma. Por fim, é oportuno registrar que o alegado fato superveniente alegado às fls. 388/436, relativo à nulidade dos registros de marca da recorrida pelo INPI, não pode ser levado em consideração no julgamento do recurso especial, tendo em vista que, além de não haver manifestação acerca deles pelas instâncias ordinárias, não se mostra, por si só, apto a alterar o resultado do julgamento, embora pudesse ter nele alguma influência. Com efeito, em tal contexto, não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial, por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, supressão de instância. Essa exatamente a situação evidenciada nos autos. Nesse sentido: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO FATURAMENTO. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO NOVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PENHORA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ausência de usurpação da competência do STJ. A decisão proferida pelo Tribunal estadual, em juízo de admissibilidade, não vincula o Superior Tribunal de Justiça na aferição dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial. 3. Hipótese em que o TJSP, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que estão presentes os requisitos para a penhora do faturamento. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial. Súmula nº 7 do STJ. 4. Não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância. Precedentes. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1146382/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020, g.n.) "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FATO NOVO NA VIA ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ALEGADA INOPONIBILIDADE DO TÍTULO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA AOS ARTS. 472 DO CPC/1973, 16 E 50 DA LEI Nº 6.024/74. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 462 DO CPC/1973. SÚMULA 7 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. SÚMULAS 283 DO STF, 5 E 7 DO STJ. 1. "Não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância" (AgRg no AREsp 595.361/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015). 2. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois o Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, emitindo pronunciamento de forma fundamentada. 3. As matérias relativas aos arts. 472, 475-J e 568, I, do CPC/1973 e 16 e 50 da Lei nº 6.024/74 não foram apreciadas pela Corte local, carecendo os temas do indispensável prequestionamento. 4. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado nesta via especial ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1375829/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019, g.n.) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. ATIVOS FINANCEIROS. PENHORA. MENOR ONEROSIDADE. PRINCÍPIO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância. 2. Este Superior Tribunal entende não ferir o princípio da menor onerosidade na execução, observadas as cautelas legais, a penhora sobre o faturamento da empresa. 3. A conclusão do tribunal de origem acerca da viabilidade do exercício da atividade empresarial diante da penhora de ativos financeiros não pode ser revista em sede especial, ante a incidência do óbice de que trata a Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 595.361/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015, g.n.) Com efeito, a agravante pretende a reforma do v. acórdão recorrido, com o consequente acolhimento de todos os pedidos formulados na exordial, sob o argumento de que os registros da marca "RICHA"S", de titularidade da agravada, foram declarados nulos, pelo INPI, conforme decisões publicadas em 21/07/2015. A agravada não se manifestou sobre a alegação. Ocorre que a conclusão das instâncias ordinárias tem amparo na proteção do nome comercial, uma vez que o sinal utilizado pela ré constitui patronímico do seu representante legal e a expressão compõe sua razão social. Por esse motivo, a superveniente nulidade do registro da marca "Richa"s" pelo INPI parece ser irrelevante para desconstituir o julgado. Seja como for, o fato novo poderá ser levado à consideração das instâncias ordinárias, com oportunidade de contraditório e amplo debate. Não é viável, porém, nesta instância especial, sem prévio debate a respeito do tema, reformar as decisões pretéritas que concluíram pela improcedência das pretensões autorais, quando os registros da ré, ora agravada, eram ainda válidos. Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno. É como voto.