REsp 1899444 - DECISAO

DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por Arte e Ofício Propaganda e Comunicação Ltda. - ME, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado (e-STJ, fls. 383-384): DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. NOME EMPRESARIAL. PROTEÇÃO NO ÂMBITO DO ESTADO EM QUE REGISTRADO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGAÇÃOPELOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. 1 - Os conflitos que surgem entre colidência de marca registrada no INPI e nome empresarial registrado anteriormente na junta comercial competente devem ser resolvidos observando os princípios da territorialidade e especificidade, não sendo suficiente apenas a análise do registro. 2 - Em decorrência da disposição territorial das empresas, não há risco de confusão entre os serviços por elas oferecidos, o que afasta a possibilidade de concorrência desleal ou confusão entre a possível clientela. 3. Uma vez não verificada qualquer conduta ilícita praticada pela parte apelada, não há como conferir o direito ao uso exclusivo da marca litigiosa ao apelante, motivo pelo qual, de igual forma, o pleito indenizatório é descabido. 4. Apelação conhecida e não provida. Os embargos de declaração foram acolhidos e providos em parte, conforme se verifica da seguinte ementa (e-STJ, fl. 413): PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA. 1. Em que pese a parte embargante tenha alegado haver no acórdão o vício da contradição, este não foi verificado. No entanto, observou-se a ocorrência de erro material, o qual deve ser retificado. 2. A conclusão jurídica infirmada no acórdão, no entanto, deverá permanecer a mesma, posto que, na análise em questão, a solução adotada adveio de princípios do direito de marcas, notadamente a anterioridade e a especificidade. 3. Sabidamente, os conflitos resultantes de questões como a presente não podem ser resolvidos simplesmente com base no registro, devendo ser analisado diante de um contexto, posto que o escopo da legislação é evitar a uma possível concorrência indevida ou ainda a confusão da clientela. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos parcialmente, apenas para retificar o segundo parágrafo do voto condutor do acórdão, para constar que a controvérsia existente nos autos refere-se a colidência entre a marca da embargante e o nome fantasia utilizado pela embargada. Em suas razões de recurso especial (e-STJ, fls. 420-435), a recorrente alega violação dos arts. 489, § 1º, do CPC/2015; 33 da Lei n. 8.934/1994; 129 e 130 da Lei n. 9.279/1996, bem como a existência de dissídio jurisprudencial. Sustenta, em síntese, falta de fundamentação no acórdão recorrido por não analisar os argumentos deduzidos nos embargos de declaração. Ainda, defende que, como detém a marca registrada "Arte e Ofício", a recorrente tem direito ao uso exclusivo da referida marca em todo o território nacional. Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 445-461). O Tribunal de origem admitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 464-465). Brevemente relatado, decido. Cinge-se a controvérsia em analisar o direito de uso exclusivo de marca em colidência com nome empresarial. De início, no que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional (art. 489 do CPC/2015), é preciso deixar claro que o acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional. O Tribunal de origem, ao dirimir a questão, assim fundamentou (e-STJ, fls. 382-388 - sem grifo no original): Conforme narrado, a controvérsia descrita nos autos refere-se à existência de duas pessoas jurídicas e a possível colidência entre o nome empresarial de uma, registrada apenas na junta comercial do Distrito Federal e a marca da outra, registrada perante o INPI. Primeiramente, é cediço que marca e nome empresarial não se confundem, sendo que, em caso de colisão entre os respectivos designativos, a hipótese deve ser resolvida mediante a aplicação dos princípios da territorialidade, da especificidade e da anterioridade, que decorre do princípio da novidade. Ademais, a Lei nº 9.279, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, estabelece em seu artigo 129 que a propriedade da marca será adquirida mediante o registro validamente 1 expedido, assegurando-se ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional. Todavia, referida legislação ainda garante ao seu depositante o direito de zelar pela a sua integridade material ou reputação, conforme se depreende do inciso III de seu artigo 130, sendo que quem faz o 2 uso anteriormente da marca tem, com fulcro no Direito de Precedência, a preferência na aquisição do registro. De toda sorte, os conflitos que surgem dessa situação não podem ser simplesmente resolvidos levando-se em consideração apenas o registro. Para tanto, a jurisprudência do e. STJ tem entendido que para tais casos, necessário, também, a análise em face dos critérios/princípios da territorialidade e da especificidade. Ressaltando que a proteção garantida pela Lei de Propriedade Industrial e dos princípios do direito marcário visam resguardar a marca de confusões no mercado e também os consumidores. Nesse sentido, a análise realizada pelo juízo de piso não merece retoques, de forma que não procedem as alegações recursais da apelante. Prevalece, portanto, o entendimento de que pela disposição territorial das empresas, não há risco de confusão entre os serviços por elas oferecidos, o que afasta, por exemplo, possibilidade de concorrência ou confusão entre a possível clientela. Tal entendimento caminha em consonância com o decidido no Resp. 1.191612/PA, conforme ementa transcrita: (..) De outro lado, conforme asseverado na decisão de origem, não há nos autos elementos que indiquem que a apelante goze de fama ou renome nacional, de forma que não se demonstra a necessidade de abstenção de uso do nome, já que não resta configurada a concorrência desleal ou desvio de clientela. Desse modo, tenho que argumentações genéricas sobre uma eventual concorrência parasitária da parte contrária não é apta a evidenciar o fato constitutivo do direito vindicado, motivo pelo qual não há como acolhidos os pedidos recursais. Destarte, uma vez não configurada qualquer conduta ilícita praticada pela apelada, compreendo, tal qual o juízo de origem, que qualquer pleito indenizatório é descabido. Por consectário, tenho que a insurgência da parte apelante não merece prosperar, razão pela qual a mantença da sentença vergastada é medida que se impõe. Nos embargos de declaração, a Corte estadual ainda consignou (e-STJ, fls. 412-417): Reconheço, inicialmente equívoco constante do voto proferido no parágrafo que explicou a controvérsia judicial a ser enfrentada. A colidência que ocorre nos autos é entre a marca da embargante e o nome fantasia utilizado pela embargada. Contudo, a despeito desse lapso, quando da contextualização da questão, a conclusão jurídica infirmada no acórdão permanece a mesma, posto que, na análise em questão, a solução adotada adveio de princípios do direito de marcas, notadamente a anterioridade e a especificidade. Sabidamente, os conflitos resultantes de questões como a presente não podem ser resolvidos simplesmente com base no registro, devendo ser analisado diante de um contexto, posto que o escopo da legislação é evitar a uma possível concorrência indevida ou ainda a confusão da clientela. No caso em exame, restou claro e devidamente enfrentado o tema pela Turma para se chegar ao referido acórdão, de modo que não procedem os argumentos trazidos nesta sede de embargos. Nesse contexto, resta evidente que houve, por parte desta e. Turma, o devido enfrentamento dos temas propostos no recurso. Por consectário, tenho que a oposição dos presentes embargos apenas mostra o inconformismo da parte embargante com o julgado que não lhe foi favorável. Isso porque, ao se confrontar os pontos discutidos no v. acórdão com as razões que fundamentam o recurso em análise, verifica-se tão somente a ânsia da parte embargante de que seu direito material seja revisitado, o que não é possível, no entanto, de ser realizar nas vias estreitas destes embargos. Por oportuno, é importante ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses arguidas pela parte, quando, em tese, os argumentos alinhavados não forem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1º, inciso IV 3 ). Destarte, entendo que o v. acórdão se mostra fundamentado em bases sólidas, uma vez que essa c. 3ª Turma se manifestou de forma inequívoca sobre o tema, inexistindo, portanto, qualquer vício no acórdão atacado. Desse modo, tendo o Tribunal de origem motivado adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, não há afirmar que a Corte estadual não se pronunciou sobre o pleito da ora recorrente, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão da parte. No mérito, a Corte estadual entendeu que, pelos princípios da territorialidade e especificidade, não haveria violação ao direito de marca da recorrente pelo uso de nome empresarial pela recorrida. Sobre o tema, esta Corte tem entendimento no sentido de que "eventual colidência entre nomes empresariais e marcas não deve ser solucionada somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levados em consideração os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários." (AgInt no REsp n. 1.265.680/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 18/5/2021.) Nessa linha: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MARCA INVALIDADA PELO INPI. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO REGISTRO. NOME EMPRESARIAL. REGISTRO ANTERIOR AO DEPÓSITO DA MARCA ANULADA. PRODUTOS INSERIDOS NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. NOME EMPRESARIAL REGISTRADO EM APENAS UM ESTADO. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A LEI 9.279/96 E COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. Ação ajuizada em 19/11/2015. Recurso especial interposto em 19/2/2021 e concluso ao Gabinete em 22/6/2021. 2. O propósito recursal consiste em verificar a higidez do ato administrativo do INPI que decretou a nulidade do registro marcário n. 826771998, de titularidade da recorrida. 3. Tanto o nome empresarial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado. 4. O art. 124, V, da Lei de Propriedade Industrial estabelece situação que enseja a recusa da concessão do registro marcário pelo órgão competente: quando se constatar que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome empresarial previamente registrado por terceiros possa causar confusão ou associação indevida no público consumidor. 5. Para aferição de colidência entre denominação empresarial e marca, além de se verificar o preenchimento do critério da anterioridade, deve se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especificidade. 6. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, no sentido de que as empresas litigantes atuam apenas regionalmente e em unidades da federação distantes entre si, circunstância que afasta qualquer risco de confusão ou associação indevida por parte dos consumidores, exigiria revolvimento do acervo probatório do processo, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp n. 1.944.265/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) No caso, em sentença, foi consignado (e-STJ, fls. 322-323): A controvérsia é estabelecer se é possível a convivência entre a marca e o nome empresarial. A requerente está registrada junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica com o nome empresarial Arte e Oficio Propaganda e Comunicação Ltda, e detém o direito da marca desde 05/12/2017, data da concessão do registro dessa junto ao INPI, e exerce suas atividades no estado de São Paulo cidade de São José dos Campos. Em seu registro do CNPJ consta como atividade principal agência de publicidade. Lado outro, a inscrição da empresa Jose Augusto de Andrade Rabelo ME, nome fantasia ARTEOFICIO MARKETING E PUBLICIDADE, tem descrição de atividade principal agência de publicidade, e registro na junta comercial do Distrito Federal, local onde exerce suas atividades desde 1990. No que diz respeito à anterioridade, é fato que a autora tem o registro da marca, mas a ré também goza de proteção ao nome empresarial no âmbito do Distrito Federal desde a década de noventa, ocasião do registro na Junta Comercial local. Quanto à especificidade, também é certo que a atividade principal coincide, mas não há menção ou demonstração que a autora também realize todas as atividades econômicas secundárias expostas no CNPJ da requerida. Além disso, não há nenhum elemento nos autos capaz de demonstrar que a parte requerente goze de fama ou renome nacional para fins de se aferir que a concorrência entre os nomes teria a força de impor a abstenção do uso do nome, com o objetivo de se evitar eventual concorrência desleal ou desvio de clientela, práticas vedadas pelo Código Penal e pela legislação consumerista. Isso porque, conforme a jurisprudência do STJ, ainda que haja a proteção nacional da marca registrada no INPI, pode-se conviver com eventual similaridade com nome empresarial de outra pessoa jurídica, caso a marca não possua relevância nacional. Nesse sentido, pode-se concluir que, apesar de a autora estar em processo de tentativa de expansão por meio de franquias, não há elementos para afirmar que detenha "alta relevância" ou "renome" no âmbito da área de publicidade e marketing em todo o território nacional. Repisa-se que a distância entre o Distrito Federal e a cidade de São José dos Campos ultrapassa mil quilômetros, o que, aliado ao critério da territorialidade, impõe concluir que a clientela desses serviços dificilmente será a mesma, ou seja, não haveria risco de confusão. Nesse contexto, vale ressaltar que os sítios eletrônicos das partes têm nomenclatura diversa, e não há demonstração de similitude da arte gráfica por elas utilizada. Desse modo, mesmo com a parcial coincidência, já que a ré adere as palavras MARKETING e PUBLICIDADE em seu nome empresarial, a confusão no caso seria ínfima, o que é capaz de afastar a ocorrência de qualquer dano à autora, mesmo que ela esteja sob o manto da proteção oferecida pelo registro no INPI. Da leitura dos trechos acima, verifica-se que, além de estar em consonância com a jurisprudência do STJ, o que atrai a incidência da Súmula n. 83/STJ, a conclusão esposada no acórdão recorrido está amparada em premissas fáticas e probatórias, de forma que a revisão nessa seara encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/ 2015, majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em 2% sobre o valor da causa. Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015. Publique-se. EMENTA RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE MARCA. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COLIDÊNCIA ENTRE MARCA E NOME EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÃO PAUTADA EM PREMISSAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS. REVISÃO INVIÁVEL. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.