AREsp 2630422 - DECISAO

DECISÃO Examina-se agravo em recurso especial interposto por RESET INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado, exclusivamente, na alínea "a" do permissivo constitucional. Agravo em recurso especial interposto em: 1º/03/2024. Concluso ao gabinete em: 13/08/2024. Ação: declaratória de nulidade de atos administrativos movida por REWOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS EIRELI contra BRA REWOODS INDUSTRIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Sentença: julgou improcedente o pedido formulado por REWOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS EIRELI. Acórdão: negou provimento à apelação interposta por REWOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS EIRELI, nos termos da seguinte ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. MARCAS "REWOOD" X "REWOOD MADEIRA PLÁSTICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA" . VERIFICADA VIOLAÇÃO DO ART. 124, XIX, DA LPI. AFINIDADE ENTRE OS SEGMENTOS DE MERCADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Caso concreto - Trata-se de apelação cível interposta por REWOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEPRODUTOS SUSTENTÁVEIS EIRELI, em face da sentença, que julgou improcedente pretensão autoral de nulidade do ato administrativo proferido pelo INPI, o qual declarou nulo, em sede de processo administrativo, os pedidos de registro nº 906.019.168 e nº 906.019.214, depositados nas classes 27 e 19, respectivamente, para a marca nominativa "REWOOD MADEIRA PLÁSTICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA". 2. Sentença - O juízo a quo julgou improcedente a pretensão autoral por entender que: (i) "Com efeito, é incontroverso que o registro da marca da sociedade Ré (depositado em 03/05/2012), é anterior aos registros pretendidos pela Autora (depositados em 22/03/2013)"; (ii) "Quanto à questão da afinidade mercadológica, comungo com o entendimento do INPI no sentido de que, embora os sinais em cotejo não estejam abarcados pela mesma classe, ambos se encontram em segmentos mercadológicos afins, tendo em vista que assinalam produtos e/ou serviços relacionados à madeira. A própria Autora, reconhece na réplica que ambas empresas atuam no ramo madeireiro"; (iii) "Analisando as marcas em conflito, acima representadas, nota-se que a marca da Autora, de apresentação nominativa, é composta apenas pelo elemento nominativo "REWOOD MADEIRA PLÁSTICACOMÉRCIO E INDÚSTRIA", ao passo que o sinal anterior da sociedade Ré é representada pela expressão "REWOOD", acrescida de elemento figurativo"; (iv) "Em relação ao signo "REWOOD", o mesmo é reproduzido com acréscimo na marca da Autora, sem que a expressão "MADEIRA PLÁSTICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA", acrescida seja relevante e suficiente para desviar a atenção do consumidor do elemento nominativo principal e distintivo"; (v)"No caso em apreço, resta claro que a convivência de sinais com idêntico elemento nominativo principal e distintivo, para assinalar produtos e/ou serviços afins causará confusão e, sobretudo, associação indevida entre eles, levando o consumidor a supor que se trata de uma mesma família de marcas, sendo os produtos e/ou serviços provenientes da mesma empresa, o que não expressa à realidade"; (vi) "Ademais, a sociedade Ré logrou demonstrar a efetiva confusão pelos clientes e fornecedores, causada pela semelhança das marcas em cotejo, conforme revelam os e-mails acostados no anexo 4 do evento 32 e as notas fiscais juntadas nos anexos 6 e 7 do evento 32"; (vii) "embora o prefixo "RE" (que remete a reutilização, reflorestamento) e o termo "WOOD" (que traduzido da língua inglesa, significa madeira) sejam comuns no segmento mercadológico em questão, é justamente a combinação desses elementos considerados "fracos" que formam um conjunto distintivo a ponto de ser registrável como marca. Assim, resta claro que o sinal da Autora reproduz justamente essa justaposição dos termos em tela, formando a expressão evocativa e passível de registro "REWOOD""; (viii) "É certo que a marca considerada impeditiva tem natureza evocativa ou sugestiva dos serviços assinalados e, por isso, requer critério de análise bem menos rígido do que as consideradas criativas e fortes, sendo passível de conviver com outras assemelhadas. Contudo, tal fato não justifica a coexistência de marcas quase idênticas para assinalar produtos e/ou serviços afins. Em outras palavras, reconhece-se que uma marca fraca tenha menor poder de proteção de sua imagem, mas isso não significa que não mereça qualquer proteção em face de outra praticamente idêntica para assinalar produtos afins. Não é adequado afirmar-se irrefletidamente que as marcas fracas tenham sempre como ônus o convívio com outras, pois não devem ser obrigadas a conviver com outras tão semelhantes, como no caso"; (ix) "entendo que o registro da marca "REWOOD MADEIRA PLÁSTICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA" não encontra-se na mesma distância em relação ao sinal "REEWOOD", que os registros citados pela Autora (anexos 13 a 16, tais como: "SCANDIAN WOOD FLOORS","SYNCHRO-WOOD", "WOOD-STOCK", "WOODLOC", "WELDEOOD", "WISEWOOD", "WOOD TECH", "WOOD PACK", etc.) encontram-se distante destes últimos. Portanto, ainda que se considere que a marca "REWOOD" é composta por vocábulos comuns, formando expressão evocativa, possuindo distintividade relativamente baixa e escopo de proteção reduzido, a Teoria da Distância não se aplica ao presente caso, tendo em vista que a semelhança entre os sinais "REWOOD MADEIRA PLÁSTICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA" (lembrando que a expressão "MADEIRA PLÁSTICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA" foi apostilada por ser irregistrável a título exclusivo) e "REWOOD" é muito maior do que a semelhança aludida entre as marcas contendo o elemento "WOOD", associadas a outros elementos distintivos ou mesmo descritivos"; (x) "Quanto à aplicabilidade do inciso V do artigo 124 da LPI, a Autora assevera que um nome empresarial só pode impedir o registro de uma marca se tal nome estiver registrado em todas as juntas comerciais do Brasil. Tal alegação não merece prosperar. Cumpre ressaltar que, atualmente, prevalece o entendimento de que a proteção ao nome empresarial dá-se, em princípio, apenas no espaço territorial correspondente à competência da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da sociedade empresária, consoante o disposto nos artigos 61 do Decreto nº 1.800/96 e 1.166 do Código Civil. (..) Desse modo, como restou demonstrado nos autos, tanto a Autora quanto a sociedade Ré foram constituídas no Estado de São Paulo, sendo a constituição desta última anterior (sociedade Ré constituída em 14/03/2011 - CNPJ constante do anexo 4 do evento 1) a da Autora (em 20/06/2012 -CNPJ colacionado na folha 10 da réplica - evento 46), razão pela qual é possível concluir que o pretendido registro viola o inciso V, do art. 124 da Lei nº 9.279/96". 3. Argumentos suscitados na apelação REWOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOSSUSTENTÁVEIS EIRELI- (i) "Há 10 (dez) anos a Autora vem usando ininterruptamente a marca "REWOODMADEIRA PLÁSTICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA" para assinalar seus serviços, marca esta que evidentemente remete a clientela da Autora ao produto oferecido. Não há, no caso vertente, qualquer má-fé ou intuito de cópia demarcas alheias! Ao contrário: construiu sua clientela com base nessa marca validamente registrada"; (ii) "não há qualquer dúvida de que a palavra WOOD, MADEIRA na língua portuguesa, é extremamente comum e pertencente à língua mais falada no mundo. Ademais, o prefixo "RE" decorre de palavras que remetem a temáticas sustentáveis como, por exemplo, reciclar, reduzir e renovar. A existência desse prefixo corrobora a missão e os valores empresariais da Autora, que estão baseados no propósito de produzir e comercializar produtos sustentáveis de alta qualidade estética e técnica, sendo economicamente viáveis devido à sua durabilidade". (iii) "Além de seu prefixo "RE" e sufixo "WOOD", a marca da Autora conta com a presença, também, das palavras "MADEIRA PLÁSTICACOMÉRCIO E INDÚSTRIA" evidenciando completamente qual o produto que negocia; (iv) "O conjunto marcário de ambas empresas é totalmente distinto, tanto em seu aspecto nominativo quanto figurativo, embora nem precisasse ser, uma vez que o fato de trabalhar com o gênero madeira não as torna empresas concorrentes"; (v) "é imperioso reiterar que não somente no Brasil, mas no mundo todo, o termo "REWOOD" para caracterizar móveis e estruturas a base de madeira é utilizado largamente. Isso se dá porque trata-se de um verbo transitivo, no inglês, que significa em sua tradução "para plantar com madeira novamente; para reflorestar""; (vi) "Ademais, os produtos e serviços oferecidos pela Autora são de valor elevado, muitos feitos sob encomenda e com uma clientela especializada. Apesar de possuírem um segmento mercadológico teoricamente "de madeiras", a Autora atua há décadas em uma área onde foi pioneira que é a de madeira plástica como solução sustentável para a arquitetura e construção civil. Já a Ré, atua somente no segmento de soluções estruturais de madeira. Embora possa parecer, em primeiro momento, que ambas atuam no mesmo segmento, tratam-se de áreas diversas, tendo em vista que a Autora não trabalha com a madeira de fato, pois utilizam polímeros selecionados e de alta qualidade, fibras e aditivos de alta performance que não contém nenhum componente orgânico"; (vii) "não há dúvidas de que estas marcas ditas fracas devem suportar o ônus de conviver com outras marcas contendo expressões semelhantes"; (viii) "Uma empresa atuar no ramo madeireiro e usar a palavra, repise-se, MADEIRA, não gera confusão por ter sido procurada por este produto especificamente. Na realidade, qualquer empresa de segmentos afins poderiam ter recebido os mesmissimos e-mails. Problema concorrencial haveria quando configurado um desvio doloso de clientela, por meio de artifícios ardis em que uma empresa buscasse os clientes de outra confundindo-lhes, o que não ocorre aqui" 4. Argumentos suscitados nas contrarrazões REWOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS EIRELI - (i) "resta claro através da análise das inúmeras provas juntadas aos autos que a semelhança entre ambas as marcas tem causado inúmeros episódios de confusão por parte dos consumidores e até mesmo entre os funcionários da própria empresa apelante"; (ii) "Nesse contexto, extrai-se dos autos uma verdadeira coletânea de documentos que evidenciam a grande semelhança entre ambas as marcas, bem como os diversos episódios de confusões cometidas por consumidores e até alguns profissionais do ramo, como a recente ocasião em que um dos fornecedores da ré elaborou uma nota fiscal em nome do estabelecimento autor;(iii) conforme já esclarecido aos autos, bem como muito bem observado pelo D. Magistrado na r. sentença proferida, a combinação de termos não registráveis, como é o caso da marca "REWOOD", em que a expressão "RE" se remete a característica de reutilização, enquanto o termo "WOOD" se refere a madeira, resultam em uma terceira expressão totalmente passível de registro e proteção conforme abordado pelo manual. 5. Argumentos suscitados nas contrarrazões INPI - "Conforme o disposto no parecer técnico, o elemento preponderante das marcas em cotejo é a expressão "REWOOD", que a autora tenta se valer do segmento mercadológico, ou seja, distinto da marca apontada como anterioridade impeditiva, que neste caso em nada lhe socorre, haja vista, que ficou caracterizado a afinidade mercadológica no segmento que atuam as marcas, visto que assinalam produtos/serviços de madeira em geral, assim, não há o que se falar na aplicabilidade do princípio da especialidade". 6. Sentença mantida - Tratando-se de empresas que atuam em segmentos mercadológicos afins (produtos e/ou serviços relacionados à madeira), possibilitar o uso simultâneo de marcas compostas pelo mesmo elemento nominativo principal, impediria que se pudesse diferenciar, a priori, um serviço/produto de outro, prejudicando a concorrência; assim como obstaria o reconhecimento da origem do produto ou serviço adquirido, levando a equívocos acerca de sua procedência, em evidente prejuízo ao público consumidor. 7. Apelação desprovida. (e-STJ fls. 708-710) Embargos de Declaração: opostos por REWOOD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS EIRELI, foram rejeitados. Recurso especial: alega violação dos arts. 1.022, II, do CPC; 124, XIX, da Lei 9.279/96. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta que há distinção entre as marcas das partes. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. - Da violação do art. 1.022 do CPC É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito, confira-se: REsp n. 2.095.460/SP, Terceira Turma, DJe de 15/2/2024 e AgInt no AREsp n. 2.325.175/SP, Quarta Turma, DJe de 21/12/2023. No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente acerca da similaridade das marcas apresentadas e do evidente prejuízo ao consumidor, de maneira que os embargos de declaração opostos pela parte recorrente, de fato, não comportavam acolhimento. Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do tema, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC, incidindo, quanto ao ponto a Súmula 568/STJ. - Do reexame de fatos e provas Sobre o tema, o TRF2ª decidiu no seguinte sentido: Da apreciação das marcas "REWOOD" e "REWOOD MADEIRA PLÁSTICA COMÉRCIO EINDÚSTRIA" constata-se que ambos os conjuntos marcários possuem como elemento principal, dominante o sinal "REWOOD". Seria necessário, para fins dos registros pretendidos, que seu conjunto marcário apresentasse, no mínimo, combinação ou composição de seus elementos, que fosse capaz de conferir-lhe algum grau de distintividade específico, circunstância que não se verifica na espécie. Em outros termos, a expressão "MADEIRA PLÁSTICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA", acrescida na marca apelante não é relevante e suficiente para desviar a atenção do consumidor do elemento nominativo principal e distintivo. Sobreleva destacar que a marca da recorrente foi requerida na apresentação nominativa, o que lhe permitiu adotar uma configuração visual, que contribuiu, ainda mais, para o risco de aproximação entre os sinais. .. Desta forma, tratando-se de empresas que atuam em segmentos mercadológicos afins (produtos e/ou serviços relacionados à madeira), possibilitar o uso simultâneo de marcas compostas pelo mesmo elemento nominativo principal, impediria que se pudesse diferenciar, a priori, um serviço/produto de outro, prejudicando a concorrência; assim como obstaria o reconhecimento da origem do produto ou serviço adquirido, levando a equívocos acerca de sua procedência, em evidente prejuízo ao público consumidor. (e-STJ fl. 551) Alterar o decidido no acórdão impugnado exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, III e IV, "a", do CPC, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional imposto ao advogado da parte agravada em virtude da interposição deste recurso, majoro os honorários fixados anteriormente em 15% sobre o valor da causa (e-STJ fl. 555) para 20%, observada eventual concessão da gratuidade de justiça. Previno as partes que a interp osição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC. Publique-se. Intimem-se. EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação declaratória de nulidade de atos administrativo. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.