REsp 2061199 - ACORDAO

Parties

Procedural Posture

Recurso Especial / Acórdão Julgamento Pela Quarta Turma

Legal Issues

1. 1 Se a ação de nulidade de registro de marca é imprescritível sem demonstração de notoriedade
2. 2 Se é possível a adjudicação da marca quando o registrador de má-fé não foi representante do titular no Brasil
3. 3 Se a conduta das autoras (relação comercial de longa duração) afasta a eficácia da má-fé (venire contra factum proprium)

Ratio Decidendi

O recurso especial foi parcialmente provido por reconhecer que a imprescritibilidade prevista na CUP art.6º bis (3) exige prova de notoriedade além da má-fé; que a adjudicação é inaplicável porque os registradores não foram representantes do titular no Brasil; e que a conduta contraditória das autoras, ao manter relação comercial de trinta anos com as rés, suspendeu os efeitos da má-fé nesse período, de modo que só se declarou a nulidade dos registros requeridos a partir de 1º de janeiro de 2007, determinando-se medidas administrativas de abstenção de concessão e de prorrogação pelo INPI e a abstenção de uso pelos réus conforme o estágio de extinção dos registros.

Court Disposition

recurso especial parcialmente provido

Orders

• Declarar nulos os registros da marca SPEEDO depositados a contar de 1º de janeiro de 2007 já concedidos e determinar ao INPI que se abstenha de conceder os pedidos de registros das rés que ainda estão sendo processados
• Determinar ao INPI que se abstenha de prorrogar os prazos dos registros da marca SPEEDO concedidos às rés que vençam a partir da publicação da sentença ratificada por este acórdão (registros anteriores a 1º de janeiro de 2007)