REsp 2054379 - DECISAO

DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado: "Marcas - Ação inibitória e indenizatória Violação a partir da contratação de "links" patrocinados - Decreto de parcial procedência Recursos ajuizados por ambas as partes - Cerceamento de defesa descaracterizado - Julgamento "ultrapetita" afastado Ausência de pedido quanto à marca "Aeromax" Contrariedade ao disposto no art.492, "caput" do CPC/ 2015 - Uso ilícito dos vocábulos "Zetaflex" e "Aeroteto" caracterizado Marcas de titularidade da autora Atuação da ré viabilizadora da violação da propriedade industrial, colaborando para o desvio de clientela Ato ilícito Dever de indenizar presente - Lucros cessantes a serem apurados, nos termos do art. 210 da Lei 9.279/1996, a partir de liquidação por arbitramento - Indenização por danos morais fixada Procedência da ação - Noticiado descumprimento de tutela de urgência passível de ser apurado em incidente específico Provido o apelo da autora, provido parcialmente o apelo da ré .Marcas - Ação inibitória e indenizatória Violação a partir da contratação de "links" patrocinados - Decreto de parcial procedência Recursos ajuizados por ambas as partes - Cerceamento de defesa descaracterizado - Julgamento "ultrapetita" afastado Ausência de pedido quanto à marca "Aeromax" Contrariedade ao disposto no art.492, "caput" do CPC/ 2015 - Uso ilícito dos vocábulos "Zetaflex" e "Aeroteto" caracterizado Marcas de titularidade da autora Atuação da ré viabilizadora da violação da propriedade industrial, colaborando para o desvio de clientela Ato ilícito Dever de indenizar presente - Lucros cessantes a serem apurados, nos termos do art. 210 da Lei 9.279/1996, a partir de liquidação por arbitramento - Indenização por danos morais fixada Procedência da ação - Noticiado descumprimento de tutela de urgência passível de ser apurado em incidente específico Provido o apelo da autora, provido parcialmente o apelo da ré." (fl.. 2.429, e-STJ). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 2.523/2.530, e-STJ). No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses: (i) artigo 123, I, e 189 da Lei nº 9.279/1996 (LPI) - porque não se pode identificar, na hipótese, o uso jurídico de marca mas, tão somente, seu uso empírico, o que é irrelevante para a legislação. Acrescenta que não configura violação marcária o uso de marca de terceiro para veiculação de publicidade, como parâmetro para pesquisa de mercado ou parâmetro comparativo de propaganda; (ii) Artigos 195 da Lei nº 9.279/1996 e 6º e 36 da Lei nº 8.078/1990 - porque não houve a utilização das expressões "Zetaflex" e "Aeroteto" de forma fraudulenta para desviar clientes ou prejudicar a recorrida, não se podendo falar em concorrência desleal, sendo lícito o meio de publicidade empregado que, ademais, beneficia o consumidor; (iii) Artigo 19, caput, e § 1º, da Lei nº 12.965/2014 (MCI) e 128 , § 1º e 129 da Lei nº 9.279/1996 - porque impedir a comercialização das marcas da recorrida, de forma irrestrita e sem a individualização do conteúdo por meio de URLs específicas contraria a jurisprudência desta Corte e viola o princípio da especialidade marcária; (iv) Artigo 19, caput, da Lei nº 12.965/2014 - porque não se mostra possível responsabilizar o provedor de internet sem que tenha havido destendimento a ordem judicial de remoção de conteúdo; (v) Artigos 402 e 403 do Código Civil - porque não foram comprovados os requisitos mínimos para amparar a condenação ao pagamento de lucros cessantes; e Caso se entenda pela ausência de prequestionamento, aponta, em caráter subsidiário, violação do artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015. Requer o provimento do recurso para que seja afastada a caracterização de ato ilícito e reconhecida a inexistência de responsabilidade objetiva na hipótese. Contrarrazões às fls. 1.675/1.697 (e-STJ). Sustentam, ainda, desconformidade com as Súmulas nº XXX/STJ e nº XXX/STF. Contrarrazões às fls. 2.559/2.580 (e-STJ). É o relatório. DECIDO. A insurgência não merece prosperar. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que a contratação de links patrocinados configura concorrência desleal quando a palavra-chave adquirida corresponde a marca registrada de terceiro que atua no mesmo ramo de negócio, oferecendo produtos semelhantes, devendo os lucros cessantes serem calculados em liquidação. Ademais, como concluiu o Tribunal de origem, não incide, na hipótese o artigo 19 do MCI, pois não se cuida de responsabilização do provedor de aplicações por conteúdo de terceiros, mas do desfazimento de hyperlink decorrente da contratação da ferramenta Google Ads. A propósito: "RECURSO ESPECIAL. ORDEM ECONÔMICA. LIVRE CONCORRÊNCIA. DESVIO DE CLIENTELA E CONCORRÊNCIA DESLEAL. REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA. INTERNET. COMÉRCIO ELETRÔNICO. PROVEDORES DE BUSCA. LINKS PATROCINADOS. PALAVRA-CHAVE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MARCA REGISTRADA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. DILUIÇÃO DA MARCA. PERDA DE VISIBILIDADE. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. 1. A livre concorrência é direito constitucional e sua defesa é princípio geral da ordem econômica (art. 170, IV), materializada na repressão à dominação dos mercados e de quaisquer movimentos tendentes à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (art. 173, § 4º, da CF). 2. A política de concorrência é determinante para continuidade dos empreendimentos de ordem econômica e estrutural de um mercado eficaz. Todavia, a utilização de esforços antiéticos para o desvio de clientela e o empobrecimento do concorrente, torna desleal a concorrência, o que deve ser combatido pelo ordenamento jurídico. 3. O ato de concorrência leal e o de concorrência desleal têm em comum a sua finalidade: ambos objetivam a clientela alheia. A deslealdade, no entanto, está na forma de atingir essa finalidade. Não é desleal o ato praticado com o objetivo de se apropriar de uma clientela, mas, sim, a prática de atos que superem a barreira do aceitável, lançando mão de meios desonestos. 4. A internet, fruto da revolução tecnológica, maximizou a visibilidade da oferta e circulação de produtos e serviços, propiciando aos seus players o alcance de mercados, até então, de difícil ou impossível ingresso, colaborando para o advento de novos modelos de negócio e a expansão da livre concorrência. 5. Os provedores de busca são sites que rastreiam, indexam e armazenam informações, que são disponibilizadas online, organizando-as e classificando-as para que, uma vez consultadas, possam ser fornecidas como sugestões (ou resultados) que atendam aos critérios de busca informados pelos próprios usuários. 6. É lícito o serviço de publicidade pago, oferecido por provedores de busca, que, por meio da alteração do referenciamento de um domínio, com base na utilização de certas palavras-chave, coloca em destaque e precedência o conteúdo pretendido pelo anunciante "pagador" (links patrocinados). 7. Todavia, infringe a legislação de propriedade industrial aquele que ele como palavra-chave, em links patrocinados, marcas registradas por um concorrente, configurando-se o desvio de clientela, que caracteriza ato de concorrência desleal, reprimida pelo art. 195, III e V, da Lei da Propriedade Industrial e pelo art. 10 bis, da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. 8. Utilizar a marca de um concorrente como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link do concorrente usurpador é capaz de causar confusão quanto aos produtos oferecidos ou a atividade exercida pelos concorrentes. Ainda, a prática desleal conduz a processo de diluição da marca no mercado e prejuízo à função publicitária, pela redução da visibilidade. 9. O estímulo à livre iniciativa, dentro ou fora da rede mundial de computadores, deve conhecer limites, sendo inconcebível reconhecer lícita conduta que cause confusão ou associação proposital à marca de terceiro atuante no mesmo nicho de mercado. 10. A repressão à concorrência desleal não visa tutelar o monopólio sobre o aviamento ou a clientela, mas sim garantir a concorrência salutar, leal e os resultados econômicos. A lealdade é, assim, limite primeiro e inafastável para o exercício saudável da concorrência e deve inspirar a adoção de práticas mercadológicas razoáveis. 11. Recurso especial não provido." (REsp nº 1.937.989/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 7/11/2022) "RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NOME EMPRESARIAL. USO INDEVIDO. PALAVRA-CHAVE. FERRAMENTA DE BUSCA. CLIENTELA. DESVIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CARACTERIZAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA. NECESSIDADE. MARCO CIVIL DA INTERNET. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. 1. A controvérsia posta está em verificar se: (i) a utilização da ferramenta Google AdWords a partir da inserção como palavra-chave de nome empresarial implica uso indevido e prática de concorrência desleal; (ii) na hipótese, incide o artigo 19 do Marco Civil da Internet e, em caso afirmativo, se estão presentes os requisitos de responsabilização ali previstos e (iii) estão presentes os requisitos para condenação no pagamento de lucros cessantes. 2. A proteção emprestada aos nomes empresarias, assim como às marcas, tem como objetivo proteger o consumidor, evitando que incorra em erro quanto à origem do produto ou serviço ofertado, e preservar o investimento do titular, coibindo a usurpação, o proveito econômico parasitário e o desvio de clientela. Precedentes. 3. A distinção entre concorrência leal e desleal está na forma como a conquista de clientes é feita. Se a concorrência se dá a partir de atos de eficiência próprios ou de ineficiência alheias, esse ato tende a ser leal. Por outro lado, se a concorrência é estabelecida a partir de atos injustos, em muito se aproximando da lógica do abuso de direito, fala-se em concorrência desleal. 4. O consumidor, ao utilizar como palavra-chave um nome empresarial ou marca, indica que tem preferência por ela ou, ao menos, tem essa referência na memória, o que decorre dos investimentos feitos pelo titular na qualidade do produto e/ou serviço e na divulgação e fixação do nome. 5. A contratação de links patrocinados, em regra, caracteriza concorrência desleal quando: (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio (concorrentes), oferecendo serviços e produtos tidos por semelhantes, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave. 6. Na hipótese, não incide o artigo 19 da Lei nº 12.965/2014, pois não se trata da responsabilização do provedor de aplicações por conteúdo de terceiros, mas do desfazimento de hyperlink decorrente da contratação da ferramenta Google Ads., o que atrai a censura da Súmula nº 284/STF. 7. No caso de concorrência desleal, tendo em vista o desvio de clientela, os danos materiais se presumem, podendo ser apurados em liquidação de sentença. Precedentes. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (REsp nº 2.032.932/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 24/8/2023) Incide, na hipótese, a Súmula nº 568/STJ. Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de 18% (dezoito por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso. Publique-se. Intimem-se. EMENTA