EREsp 1787676 - ACORDAO

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No Direito brasileiro a proteção especial contra a diluição está limitada às marcas reconhecidas pelo INPI como de alto renome, cujo reconhecimento tem efeitos prospectivos; assim, não pode a marca da segunda recorrida, cujo status de alto renome foi concedido apenas posteriormente, impedir o registro já depositado em 1996, e o art. 130, III da LPI não amplia essa proteção para marcas que não ostentem o status de alto renome conferido administrativamente.

Parties
Recorrente: ANTÔNIO APARECIDO FERREIRA; Recorrente: HANFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA; Recorrido: INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL; Recorrido: BRF BRASIL FOODS S/A
Court
Superior Tribunal de Justiça
Jurisdiction
Brazil
Judgment Date
21 September 2021
Procedural Posture
Recurso Especial / Julgado Provido
Outcome
recurso especial provido
Legal Topics
Marcas, Diluição, Alto Renome, Princípio Da Especialidade, Art. 125 LPI, Art. 130, III LPI, Aproveitamento Parasitário, Efeitos Prospectivos Do Reconhecimento Administrativo
Direito Empresarial Direito Da Propriedade Industrial Direito Marcário Marcas Diluição Alto Renome Princípio Da Especialidade Art. 125 LPI +3 more

Case Brief

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Parties

ANTÔNIO APARECIDO FERREIRA

Recorrente

HANFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA

Recorrente

INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Recorrido

BRF BRASIL FOODS S/A

Recorrido

Procedural Posture

Recurso Especial / Julgado Provido

Legal Issues

  1. 1 Se marca famosa que não é de alto renome pode obter proteção contra diluição e impedir registro de marca posterior em ramo distinto
  2. 2 Se o reconhecimento administrativo de alto renome pelo INPI tem efeitos retroativos sobre registros anteriormente depositados
  3. 3 Se o art. 130, III da LPI autoriza proteção contra diluição além do disposto no art. 125 da LPI

Ratio Decidendi

No Direito brasileiro a proteção especial contra a diluição está limitada às marcas reconhecidas pelo INPI como de alto renome, cujo reconhecimento tem efeitos prospectivos; assim, não pode a marca da segunda recorrida, cujo status de alto renome foi concedido apenas posteriormente, impedir o registro já depositado em 1996, e o art. 130, III da LPI não amplia essa proteção para marcas que não ostentem o status de alto renome conferido administrativamente.

Court Disposition

recurso especial provido

Orders

  • Anular o ato do INPI que indeferiu o pedido de registro n. 819164119 da marca Perdigão na classe 25:10
  • Determinar a retomada do processo administrativo para reexame do pedido, sem considerar o alto renome concedido posteriormente nem eventual fama da marca da segunda recorrida