REsp 1962697 - DECISAO

DECISÃO NICIOLI-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. (NICIOLI) ajuizou ação de nulidade de ato administrativo em desfavor de ALVARO DALEMOLE - ME (ALVARO DALEMOLE) e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI),cujos pedidos foram julgados procedentes paradecretar a nulidade do ato administrativo que concedeu o registro 905.043.421 a ALVARO DALEMOLE referente à marca mista FUTURI MÓVEIS SOB MEDIDA e determinar que se abstenha de usar a aludida marca, devendo o INPI realizar a anotação administrativa cabível e a respectiva publicação na Revista da Propriedade Industrial, concedendo-se a tutela de urgência pleiteada para determinar a imediata suspensão dos efeitos do mencionado registro e do uso da aludida marca por ALVARO DALEMOLE até o trânsito em julgado da sentença, condenando-se os réus no reembolso das custas recolhidas pela parte autora e no pagamento de honorários advocatíciosno patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pro rata(e-STJ, fls. 286/293). Irresignados, ALVARO DALEMOLE e INPI interpuseram apelações, sendo a daquele não conhecida e a deste, junto com a correspondente remessa necessária,desprovidas pelo TRF da 2ª Região em acórdão assim ementado: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DO INPI IMPROVIDA. ATO DA AUTARQUIA QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. POSIÇÃO LITISCONSORCIAL DE PARTE RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DA MICROEMPRESA NÃO CONHECIDA. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE. CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, III, DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO NA FORMA DO ART. 85, § 11 DO CPC. 1. O CERNE DO RECURSO INTERPOSTO PELO INPI CONSISTE EM DECIDIR SE A ATUAÇÃO DA AUTARQUIA, INSTADA A INTERVIR NAS AÇÕES ANULATÓRIAS DE REGISTRO MARCÁRIO, ENSEJA SUA RESPONSABILIZAÇÃO PELOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUANDO SE POSICIONA FAVORAVELMENTE À ANULAÇÃO DO REGISTRO OBJETO DA DEMANDA; 1.1. O QUE DEVE NORTEAR A POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI ESTÁ INTRINSECAMENTE LIGADO A CAUSA DE PEDIR, OU SEJA, DEVE-SE PERQUIRIR SE O INSTITUTO DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL OU SE INTEGRA A PRESENTE LIDE APENAS POR FORÇA DO ART. 175, CAPUT, DA LEI 9.279/1996, ANTERIORMENTE CITADO; 1.2. FICOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O REGISTRO Nº 905.043.421 PARA ASSINALAR A MARCA "FUTURI MÓVEIS SOB MEDIDA", DE PROPRIEDADE DE ALVARO DALEMOLE - ME, VIOLOU O ARTIGO 124, XIX, DA LEI 9.279/96, POR REPRODUZIR OS REGISTROS DE NºS 821.527.754 E 823.193.306 REPRESENTATIVOS DA MARCA "FUTURA", ANTERIORMENTE REGISTRADOS, TITULARIZADOS PELA EMPRESA NICIOLI-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, PARA DESIGNAR SERVIÇOS IDÊNTICOS E AFINS, DECLARANDO O JUÍZO AQUO A NULIDADE DO PRIMEIRO REGISTRO CITADO; 1.3. O PRÓPRIO INPI, ADOTANDO O PARECER TÉCNICO DA DIRETORIA DE MARCAS DA AUTARQUIA (DIRMA), POSICIONOU-SE PELA IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS MARCAS DA AUTORA E DA RÉ, MORMENTE PELO FATO DE O REGISTRO ANULANDO SER PASSÍVEL DE GERAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO COM O REGISTRO DA PARTE AUTORA, QUE É ANTERIOR, OPINANDO PELA NULIDADE DO REGISTRO CONCEDIDO À EMPRESA; 1.4. O INPI AGIU DE MANEIRA FLAGRANTEMENTE EQUIVOCADA AO CONCEDER UM REGISTRO QUE CLARAMENTE AFRONTA O DISPOSTO NO ARTIGO 124, INCISO XIX DA LEI Nº 9.279/96, DANDO CAUSA AO AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, DEVENDO, POR CONSEGUINTE, FIGURAR COMO PARTE RÉ NO FEITO, BEM COMO SER RESPONSABILIZADO PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS; 1.5. A AUTARQUIA MARCÁRIA TEM A OBRIGAÇÃO DE, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE AVALIA PEDIDO DE CONCESSÃO DE MARCA, BUSCAR EM SUA BASE DE DADOS EVENTUAIS IMPEDIMENTOS AO SINAL SOB ANÁLISE, DE MANEIRA A PROTEGER NÃO SÓ REGISTROS ANTERIORMENTE DEPOSITADOS/CONCEDIDOS, MAS TAMBÉM O INTERESSE COLETIVO DE HIGIDEZ DO SISTEMA BRASILEIRO DE CONCESSÃO E GARANTIA DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL; 1.6. EM PROCESSOS DA PRESENTE NATUREZA, EM QUE SE PRETENDE A NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE MARCA, E CONSIDERANDO QUE A AUTARQUIA MARCÁRIA INCORREU EM CRISTALINA AFRONTA À LEGISLAÇÃO MARCÁRIA, SUA POSIÇÃO LITISCONSORCIAL DEVE SER A DE PARTE RÉ, POIS, À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, FOI ELA QUEM DEU CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA, SENDO DEVEDORA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, E NÃO CREDORA, FORMANDO UM LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A EMPRESA BENEFICIADA PELO ATO. 2. QUANTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR ALVARO DALEMOLE - ME, A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ALEGADA PELA EMPRESA APELADA MERECE ACOLHIMENTO; 2.1. É SABIDO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO DEVE SER INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ESTABELECIDO NO ARTIGO.1.003, §5º DO CPC/15; 2.2. IN CASU, A SENTENÇA APELADA FOI DISPONIBILIZADA NO EDJF2REM 22 DE JULHO DE 2019, TENDO COMO DATA DA PUBLICAÇÃO FORMAL O DIA 23 DE JULHO DE 2019, CONFORME CERTIDÃO CONSTANTE NO EVENTO 42. ASSIM, O PRAZO RECURSAL TEVE INÍCIO NO DIA 24 DE JULHO DE 2019 (QUARTA-FEIRA), PELO QUE, CONTADOS OS 15 ÚTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, VERIFICA-SE TER O LAPSO RECURSAL SE ENCERRADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2019 (TERÇA-FEIRA), SENDO CERTO QUE A APELAÇÃO EM QUESTÃO FOI PROTOCOLADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019 (QUINTA-FEIRA), EM CONSONÂNCIA COM O EVENTO 46. COMO JUSTIFICATIVA À APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO RECURSO, A PROCURADORA DA APELANTE SUSTENTA QUE ATUA SOZINHA NO PRESENTE PROCESSO E NECESSITOU SE SUBMETER A PROCEDIMENTO MÉDICO ENTRE OS DIAS 12, 13 E 14 DE AGOSTO DE 2019, O QUAL EXIGIU SEU AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, EM CONSONÂNCIA COM ATESTADO JUNTADO NA PRÓPRIA APELAÇÃO; 2.3. DA LEITURA DO DISPOSITIVO 223 DO CPC, OBSERVA-SE QUE A CIRCUNSTÂNCIA PERMISSIVA À DEVOLUÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL É AQUELA ALHEIA À VONTADE DA PARTE E QUE A IMPEDIU DE PRATICAR O ATO POR SI OU POR MANDATÁRIO. ISTO É, A JUSTA CAUSA É UM EVENTO EXTRAORDINÁRIO E EXTERNO AO PROCESSO, QUE OCORRE FORA DO CAMPO DA VONTADE DAS PARTES E/OU DOS MANDATÁRIOS, MAS QUE, MESMO ASSIM, TEM FORÇA DE PRODUZIR EFEITOS DENTRO DO PROCESSO, NÃO PODENDO O JURISDICIONADO SER PENALIZADO PELO SEU APARECIMENTO; 2.4. AS CIRCUNSTÂNCIAS ENQUADRADAS COMO JUSTA CAUSA POSSUEM A IMPREVISIBILIDADE COMO CARACTERÍSTICA DETERMINANTE PARA A PERDA DO PRAZO. O EVENTO IMPOSSIBILITADOR DA PRÁTICA DO ATO NO TEMPO LEGAL ERA IMPREVISTO PARA TODOS OS SUJEITOS DO PROCESSO, TAL COMO OCORRE, POR EXEMPLO, NA MORTE OU DOENÇA GRAVE DO ÚNICO ADVOGADO, BEM COMO EM CASO DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA DIGITAL UTILIZADO PARA A PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS; 2.5. NÃO HOUVE A OCORRÊNCIA DE UM MAL INESPERADO, MAS SIM A SUBMISSÃO DA PROCURADORA A UM PROCEDIMENTO PREVISÍVEL, DE FORMA QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADA A OCORRÊNCIA DE EVENTO IMPREVISTO, ALHEIO À VONTADE DA ADVOGADA DA PARTE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DE NOVO PRAZO; 2.6. A CIRURGIA A QUE A ADVOGADA FOI SUBMETIDA POSSUI NATUREZA ELETIVA, POIS CARACTERIZA-SE POR SER UM TRATAMENTO CIRÚRGICO CUJA DATA DE REALIZAÇÃO PODE SER ELEITA/PLANEJADA. NO CASO EM ANÁLISE, O PROCEDIMENTO CITADO PODERIA TER SIDO AGENDADO PARA UM MOMENTO MAIS OPORTUNO, ISTO É, PROGRAMADO PARA DATA NÃO COINCIDENTE COM O PENÚLTIMO DIA PARA A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO. 2.7. O FATO DE A ADVOGADA DA APELANTE TER APRESENTADO ATESTADO ASSINADO POR BIOMÉDICA ESTETA NÃO CONSTITUI, POR SI SÓ, HIPÓTESE DE JUSTA CAUSA. CONSOANTE A INTELIGÊNCIA DOARTIGO 223 DO CPC, COMO A DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL É SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, DEVE SER JUNTADA PROVA INEQUÍVOCA DA OCORRÊNCIA DE JUSTA CAUSA APTA A JUSTIFICAR A PERDA DO PRAZO PROCESSUAL, SITUAÇÃO INOCORRENTE NO PRESENTE FEITO; 2.8. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA, POSTO QUE MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, POR INTEMPESTIVA, NA FORMA DO ARTIGO 932, III, DO CPC/15. 3. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE 1% (UM POR CENTO), NA FORMA DO ART. 85, §11 DO CPC/15. 4. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INPI IMPROVIDAS. APELAÇÃO DE ALVARO DALEMOLE - ME NÃO CONHECIDA.(e-STJ, fls. 493/496) Os embargos de declaração opostos por ALVARO DALEMOLE foram rejeitados (e-STJ, fls. 552/559). Inconformado, INPIinterpôs recurso especial, com fundamento no art. 105,a e c, da CF, alegando violação do art. 175 da Lei 9.279/96, ao argumento de que não é cabível a condenação do recorrente ao ônus da sucumbência quando tenha, desde do momento em que fora citado, defendido a nulidade do registro marcário impugnado, sendo-lhe facultado ingressar no polo ativo da demanda. Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF da 2ª Região admitiu o referidoapelo nobre (e-STJ, fls. 605/611). É o relatório. DECIDO. O inconformismo não merece prosperar. De plano, vale pontuar que o presente recurso especial foi interpostocontra acórdão publicado na vigência do NCPC, razão pela qual devem serexigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista,nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJna sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serãoexigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. Insurgiu-se INPI indicando, em suma, a negativa de cabimento de suacondenação ao ônus da sucumbência quando tenha, desde do momento em que fora citado, defendido a nulidade do registro marcário impugnado, sendo-lhe facultado ingressar no polo ativo da demanda. Entretanto,verifica-se a conformidade do aresto recorrido com os precedentes do STJ na medida em que, tendo sido praticado ato administrativo equivocado de registro de marca pelo ora recorrente, circunstância que ensejou a propositura da presente ação anulatória, tem-se que o INPI, por força do Princípio da causalidade, deve arcar com os ônus sucumbenciais. Confiram-se os seguintes precedentes desta CorteSuperior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONCESSÃO DE REGISTRO DE MARCA. MARCA DE USO GENÉRICO. INPI. LEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI em ação que busca invalidar decisão administrativa proferida pela autarquia federal no exercício de sua atribuição de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade. Assim, quando a causa de pedir da ação de nulidade disser respeito a vício cometido pelo próprio INPI ao longo do processo administrativo, haverá legitimidade da autarquia para figurar no processo como litisconsorte passivo" (AgInt no AgInt no REsp 1.493.591/PR, Rel.Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe de 20/08/2019). 2. No caso, como o pedido versa sobre a declaração de nulidade do registro de marca concedida pelo INPI, as instâncias ordinárias reconheceram a legitimidade da autarquia para figurar no polo passivo da lide, acentuando que o INPI deferiu o registro da marca e não adotou nenhuma providência no âmbito administrativo para corrigir eventual nulidade ou ilegalidade. 3. O princípio da causalidade reza que o ônus da sucumbência deve ser suportado pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação. Na hipótese, quem deve arcar com os ônus sucumbenciais não é apenas a empresa ré, mas também o INPI, que efetuou o registro equivocado, também dando causa ao ajuizamento da ação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1564626/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 26/10/2020, DJe 24/11/2020) DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. 1. MARCAS SEMELHANTES. DUPLICIDADE DE REGISTRO. CLASSES DISTINTAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ATUAÇÃO NO MESMO SEGUIMENTO MERCADOLÓGICO.CONFUSÃO CONCRETA. 2. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL.INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DE VALORES ADIANTADOS. 1. Na esteira dos precedentes do STJ, o registro de marcas semelhantes, ainda que em classe distintas, porém destinadas a identificar produtos ou serviços que guardem relação de afinidade, inseridos no mesmo segmento mercadológico, devem ser obstados. 2. O princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência. Precedentes. 3. A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória. 4. O referido dispositivo legal, todavia, não impede a propositura da demanda endereçada contra a autarquia federal, mormente, quando a causa de pedir declina ato de sua exclusiva responsabilidade. 5. Na hipótese dos autos, alegou-se a inércia do INPI em relação ao processamento de pleito administrativo, pelo qual se pretendia a nulidade do registro marcário; inércia esta que resultou na judicialização da demanda. 6. Tendo dado causa a propositura da demanda, o INPI foi corretamente arrolado como réu, e o seu pronto reconhecimento do pedido impõe que arque com os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 26 do CPC. 7. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, porém esta isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda. 8. Recurso especial de Angel Móveis Ltda. conhecido e desprovido. Recurso especial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI conhecido e parcialmente provido, apenas para isentá-lo do pagamento de custas processuais. (REsp 1258662/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 02/02/2016, DJe 05/02/2016) Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial. MAJORO os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de INPI em 5%, limitados a 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC. Por oportuno, previno as partes que a interposição de recurso contra estadecisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º ou 1.026, § 2º, ambos do NCPC. Publique-se. Intimem-se. EMENTA DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MARCA. REGISTRO EQUIVOCADO LEVADO A EFEITO PELO INPI. CIRCUNSTÂNCIA ENSEJADORA DA PROSPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES.RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.